Что делать?
1)Определить, что в бизнесе подлежит регистрации в качестве товарного знака
2)Предварительно проверить наличие схожих до степени смешения обозначений
3)Оценить вероятность регистрации обозначений в качестве товарного знака
4)Составить документы для подачи на регистрацию
5)Ждать и контролировать процесс регистрации
6)Получить свидетельство о регистрации товарного знака
II)Не проверять юридическую «чистоту» интеллектуальных прав, которые используются в деятельности компании.
Минимизация ошибки:
Как бы это очевидно не звучало, но проверять тщательным образом интеллектуальные права, которые Вам передаются, наличие у лиц, передающих Вам данные права, прав на эти объекты и полномочий на передачу. Это сэкономит Вам возможные расходы на судебные споры по поводу этих прав.
Что делать?
1)Выявить все объекты интеллектуальной собственности, которые имеются в Вашем бизнесе
2)Проверить все объекты интеллектуальной собственности на юридическую чистоту, включая документацию по ним
3)Устранить найденные недостатки
4)Зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности, которые еще не были зарегистрированы и регистрация которых обязательна
5)Зафиксировать права на те объекты интеллектуальной собственности, регистрации которых не нужна
III)Не проверять перед выходом продукта наличие похожих названий на рынке, похожих обозначений в товарных знаках.
Минимизация ошибки:
Даже если Вам нужно срочно выводить продукт на рынок, нужно не забывать в обязательном порядке проверять наличие похожих названий, дизайнов упаковки, иных обозначений, дабы не получить иск в суд.
Что делать?
1)Определить все объекты интеллектуальной собственности, которые связаны с выпускаемым продуктом
2)Проверить на возможность зарегистрировать, зафиксировать
3)Зарегистрировать, зафиксировать права
IV)Не прикладывание усилий к борьбе с теми, кто создает впечатление о причастности к деятельности компании.
Минимизация ошибки:
Если Вы обнаружили, что кто-то использует Ваш товарный знак, имя в домене, дизайн или что-то иное, что вызывает ассоциацию с деятельностью Вашей компании, то не бойтесь защищать свои права! Вам нужно обращаться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу(далее-ФАС) на недобросовестную конкуренцию, собрав соответствующие доказательства, и в суд с исковым заявлением на нарушении Ваших интеллектуальных прав.
Что делать?
1)Зафиксировать, каким образом пытаются вызвать ассоциацию с деятельностью Вашей компании
3)Определить лицо, которое осуществляет такие действия
4)Подготовить жалобу в ФАС о недобросовестности действий «паразита»
5)Проанализировать перспективу выигрыша судебного спора в Вашу пользу
6)Подготовить исковую жалобу с доказательствами в суд
7)Подать исковую жалобу в суд
8)Выиграть суд и запретить такие недобросовестные действия другими
9)Зарабатывать на рынке, свободном от недобросовестной конкуренции
V)Регистрация в качестве товарного знака какого-либо общеупотребительного выражения, фразы либо обозначения, которое уже используют широко различные лица.
Минимизация ошибки:
Даже если Вам удалось зарегистрировать товарный знак на какое-то обозначение, то это далеко не всегда означает, что Вам удастся монополизировать это обозначение и запрещать ее использование другими. Чтобы не получить жалобы от ФАС либо иск в суд, необходимо проверять, насколько уникальным является это обозначение. И желательно это проверять изначально перед подачей на регистрацию на товарный знак, чтобы впоследствии, даже если его получится зарегистрировать, он не был фактически бесполезным.
Что делать?
1)Оценить уникальность Вашего обозначения
2)Оценить вероятность прекращения исключительного права на товарный знак
3)Проверить на использование в текущее время соответствующего обозначения
VI)Оставление невыкупленными доменами с похожим на компанию названием, что позволяет недобросовестным лицам паразитировать на репутации компании.
Минимизация ошибки:
Желательно выкупать домены с похожим на компанию названиями, чтобы клиенты Вашей компании попадали в итоге к Вам, а не к тем, кто паразитируют на Вашем имени.
Есть способ минимизации данной ошибки, как обращение в суд, но гораздо дешевле выйдет обслуживать чуть больше доменных имен, чем разбирательство. Тем более, разбирательство в суде происходит не очень быстро и за это время репутация Вашей компании может быть испорчена.
Что делать?
1)Проверить наличие похожих на Ваше обозначение доменов
2)Зарегистрировать товарный знак
3)Оценить перспективу судебного спора по передаче доменного имени Вам
4)Написать соответствующее исковое заявление
5)Подать жалобу в суд
Обращаем Ваше внимание, что эти ошибки могут повлечь за собой не только временные и денежные потери, но, что более важно, репутационные.
Далее, наиболее яркие иллюстрации ошибок, попавшие в СМИ.
1. GALA GALOLBO
Суть: дизайнер бижутерии ИП Борисенко Г.О. придумала слово «GALOLBO», которое составлено из начальных букв ее имени (ГАЛина ОЛеговна БОрисенко), и использовала его в качестве псевдонима – GALA GALOLBO – при указании авторства на изготовленные ею аксессуары. Работы автора под указанным псевдонимом продавались в центральных столичных магазинах (например, «Цветной», «Lotte Plaza» и др.). В 2008 г. она зарегистрировала доменное имя galolbo.com, которое использовалось для сайта по продаже ее работ в сети Интернет.
В 2013 г. дизайнер узнала, что ИП Костина М.А. незаконно использует обозначение «GALOLBО», продавая бижутерию, не имеющую отношения к оригинальному «GALOLBO», что подтверждено решением Замоскворецкого суда г. Москвы. В процессе рассмотрения этого дела ИП Костина М.А. зарегистрировала на себя товарный знак «GALOLBO» и затем предъявила к ИП Борисенко Г.О. иск с требованиями о запрете ИП Борисенко Г.О. на использование обозначения «GALOLBO» в сети Интернет, в том числе в доменном имени galolbo.com и на использование «GALOLBO» при изготовлении и реализации продукции 14 и 25 классов МКТУ.
Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования ИП Костиной М.А. В итоге с GALA GALOLBO взысканы 300.000 руб. компенсации, а также сумма за госпошлины. Причем дизайнеру пришлось не только отказаться от домена, но и поменять псевдоним: теперь она – Gala i-QU.
Подробнее: https://zakon.ru/blog/2017/3/30/klassicheskij_sluchaj_obratnogo_zahvata_domena
Ключевая ошибка: ИП Борисенко Г.О. должна была заранее зарегистрировать права на товарный знак «GALOLBO». Потеря приоритета на обозначение и привела к проигрышу в процессе.
2. ТАРИФ «ХАЙП» ОПЕРАТОРА «МТС»
Суть: Оказалось, что АО "Ньюс медиа" больше года назад приобрели права на товарный знак "Хайп", которые будут действительны до 2028 года. Между тем, около одного года назад "МТС" учредил тариф под таким же названием, который стал самым популярным среди пользователей. Известно, что к нему подключились около двух миллионов абонентов.
Несмотря на то, что оператор активно его продвигал и вложил в это большую сумму материальных средств, холдинг "Ньюс медиа" потребовал возместить ему несколько сотен миллионов рублей, а также удалить все материалы, связанные с названием товарного знака.
Данный тарифный план будет переименован в «Х» с расшифровкой «Иск».
Подробнее: https://versiya.info/mozaika/77476
Ключевая ошибка: из-за не проявленной в должном объеме осмотрительности компания «МТС» терпит огромные имиджевые потери.
3. HEADHUNTER И КОМПАНИЯ «HH&HR»
Суть: по адресу hh-hr.ru находился сайт иркутского кадрового агентства «HH&HR». Его посещаемость составляла порядка 100 человек в сутки. Московская компания ООО «Хэдхантер», 100% которой принадлежит Mail.Ru Group, посчитала, что, используя сочетание букв HH, предприниматели из Иркутска нарушают их права на товарный знак.
Арбитражный суд Москвы постановил изъять домен hh-hr.ru у иркутской компании HH&HR в пользу рекрутингового портала HeadHunter. Решение приняли на основании нарушения прав на товарный знак ООО «Хэдхантер».
Подробнее:https://vc.ru/3894-hh
Ключевая ошибка: кадровое агентство HH-HR заранее не зарегистрировало права на фирменное наименование и права на домен «HH-HR». Учитывая, что фрагмент домена «HR» не используется в обозначении ООО «Хэдхантер», со стороны иркутской компании также было необходимо было доказывать отсутствие нарушения, что, однако, произведено не было.
4. АРТЕМИЙ ЛЕБЕДЕВ И «АРТЕК»
Суть: Арбитражный суд Крыма утвердил мировое соглашение по спору ООО «Студия Артемия Лебедева» с международным детским центром «Артек» о взыскании 1 миллиона рублей компенсации из-за нарушения исключительных имущественных прав при использовании шрифта «Клементина» на сайте организации.
Третье лицо (ООО «ВебРайз») обязуется оплатить студии Лебедева в интересах ответчика денежную сумму в размере 47,999 рублей в качестве отступного. Истец, в свою очередь, от заявленных исковых требований о взыскании с ФГБОУ «МДЦ «Артек» компенсации за нарушение исключительных прав в остальной части суммы требований отказывается в полном объеме, отмечается в соглашении.
Шрифт «Клементина» – один из самых «проблемных» для «Студии Артемия Лебедева»: по его поводу уже состоялись судебные разбирательства с «Первым каналом», издательством «Эксмо» и брендинговым агентством «Депо» (Depot WPF), причем дела заканчивались с переменным для студии успехом.
Подробнее: http://rapsinews.ru/judicial_news/20180711/284474256.html
Ключевая ошибка: позиция «Студии Артемия Лебедева» вполне убедительна в суде, если использовать надежную доказательственную базу, однако ошибка заключается в том, что, утвердив мировое соглашение, студия сильно потеряла в прибыли, поскольку суммы отступного и потенциальной компенсации абсолютно несопоставимы.
5. КНИГИ ПИСАТЕЛЯ-ФАНТАСТА БЕЛЯЕВА
Суть: издательство «Терра» требовало с издательства «Астрель» более 7,5 миллиарда рублей за издание и распространение произведений советского писателя-фантаста Александра Беляева, права на которые принадлежали истцу. По мнению «Астрели» срок охраны авторским правом книг писателя истек, поэтому его произведения перешли в общественное достояние и стали свободны для издания.
Судам пришлось самостоятельно высчитывать требуемый срок правовой охраны, вспоминая как специальные нормы законодательства, так и особенности действия законов, уже потерявших силу.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав указанную сумму и запретив распространение контрафактных изданий «Астрели». Апелляционный суд оставил запрет, но отменил денежное взыскание, а кассационный - полностью отклонил иск.
Высший арбитражный суд отменил все судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в арбитраж Москвы. ВАС предложил суду пересчитать сумму взыскания, исходя из двойной стоимости контрафактных изданий (а не легальных, как это сделал истец), в таком случае она уменьшится примерно в 700 раз.
Подробнее:https://pravo.ru/news/view/61949/
Ключевая ошибка: не проведена надлежащая проверка сроков охраны исключительных прав: издательство «Астрель», не убедившись в истечении срока охраны, стала заниматься изданием и распространением спорных книг, посчитав, что произведения стали общественным достоянием.
6. АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР ЛИГА И РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НИКОЛАЙ ФЕТТЕР
Суть: российский предприниматель Николай Феттер обратился в Суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать на территории России два товарных знака Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ).
Спор происходил по двум товарным знакам: №943634 и №965199, на обоих знаках изображен лев в короне и с футбольным мячом, разница лишь в подписи: Premier League и Barclays Premier League. Оба знака были зарегистрированы в 2007 году Международным бюро всемирной организации интеллектуальной собственности на АПЛ. После этого товарные знаки были зарегистрированы в России в 9, 16, 25, 28 и 41-го классах МКТУ (производство одежды, игры, организация мероприятий, все печатные изделия — бумага, картон, книги и т.д., всевозможные приборы для записи).
Индивидуальный предприниматель Николай Феттер в 2014 году зарегистрировал товарный знак №515841 (изображение льва в короне, такого же, как у премьер-лиги, но вместо мяча — круг с надписью LOWE, подпись внизу отсутствует) на территории России в отношении товаров 13-го класса (оружие, боеприпасы и снаряды).
Николай Феттер получил претензию от представителя АПЛ, в которой указывается, что зарегистрированный товарный знак не должен использоваться индивидуальным предпринимателем в своем классе МКТУ. Вместо этого, Феттер подал заявку на регистрацию своего товарного знака в отношении товаров в тех же классах, что защищены АПЛ. Кроме этого, он подал исковое заявление о досрочном прекращении охраны товарного знака.
АПЛ проиграла судебное дело, суд признал правомерным досрочное прекращение прав на товарный знак в указанных классах на территории России. По мнению Суда, защищенные товарные знаки АПЛ в России не используются.
Подробнее:https://iz.ru/news/621779
Ключевая ошибка: из-за регистрации товарного знака Феттера в классах товаров АПЛ возникла ситуация двойственного восприятия товарных знаков, но со стороны АПЛ не было предоставлено достаточно доказательств об общеизвестности, распространенности и релевантности товарного знака в России, а также доказательств использования своего товарного знака во всех зарегистрированных классах МКТУ. Эта ошибка и позволила родиться такому опасному прецеденту.
7. РОДСТВЕННИКИ ХУДОЖНИКА КРИВИЦКОГО И РУССКИЙ МУЗЕЙ
Суть: Родственники ленинградского живописца Леонида Кривицкого обратились с иском к Государственному Русскому музею. Заслуженный художник умер в 2015-м, а вскоре после его ухода прошла большая выставка его работ. Но, как заявляют наследники, произведения для экспонирования Русскому музею летом 2017 года предоставил человек, вообще не имевший на это права.
Истцы требуют возместить почти два миллиона рублей ущерба за незаконное использование авторских прав при экспонировании работ и выпуске каталога, а также вернуть сами полотна.
Русский музей полагает, что истцами не представлены доказательства обладания ими исключительных авторских прав на спорные произведения искусства. Однако договор на экспонирование работ Леонида Кривицкого у Русского музея был именно с третьим лицом, никак не причастным к семье художника.
Подробнее: http://www.ntv.ru/novosti/2040367/
Ключевая ошибка: Русский Музей не был внимателен при подписании договора и не провел должную проверку контрагента, его статуса и правомочности на совершение подобных действий.
8.Кейс АнтиГриппин
Суть: Компания «Натур Продукт Интернэшнл» получила товарный знак на словесное обозначение «АнтиГриппин», после чего разослала всем фармкомпаниям предупреждение о невозможности использования данного обозначения. Одна из компаний, которая также продавала лекарственные средства под этим названием, обратилась в ФАС, сославшись на недобросовестную конкуренцию со стороны «Натур Продукт Интернэшнл». ФАС согласился с доводами конкурента, признав действия по регистрации товарного знака «АнтиГриппин» недобросовестной конкуренцией, так как данное обозначение уже использовалось до регистрации другими фармпроизводителями, поэтому исключительные права на его использование не могут быть закреплены за одним лицом.
Подробнее: http://www.rapsinews.ru/judicial_news/20130207/266335972.html
Ключевая ошибка: даже если у Вас имеется зарегистрированный товарный знак, то у Вас вряд ли получится прекратить деятельность конкурентов, если они уже использовали до регистрации этим обозначением.
9.Дело по поводу «Тамбовского волка»
Суть: Индивидуальный предприниматель зарегистрировал словесное обозначение «Тамбовский волк» в качестве товарного знака в отношении сувенирной продукции. После этого он обращался к компаниям, которые также занимались сувенирной продукцией с этим обозначением, с запретом использования «Тамбовского волка». Некоторые не согласились и обратились в ФАС с жалобой на недобросовестную конкуренцию. ФАС согласился с доводами конкурентов и признали действия Индивидуального предпринимателя недобросовестной конкуренцией, так как фраза «Тамбовский волк» является общеизвестной.
Подробнее: https://utro.ru/articles/2016/02/19/1271757.shtml
Ключевая ошибка: регистрируя в качестве товарного знака общеизвестную фразу, Вы рискуете, что Ваши действия будут признаны недобросовестной конкуренцией в случае, если Вы этим товарным знаком пытаетесь прекратить деятельность конкурентов по использованию этого обозначения.
10. Дело о домене facebook
Суть: домен facebook.ru принадлежал с 2005 года Центру финансовых технологий (ЗАО ЦФТ). После того, как этот домен начал автоматически перенаправлял посетителей на сайт платежной системы «Золотая корона», корпорация Facebook обратилась с претензией к владельцу домена. В претензии Facebook требует передать безвозмездно передать данный домен, так как он воспроизводит зарегистрированный товарный знак. В итоге, ЗАО ЦФТ передал домен Facebook.
Подробнее:https://meduza.io/news/2017/09/04/facebook-potrebovala-otdat-ey-domen-facebook-ru-seychas-prava-na-nego-prinadlezhat-zolotoy-korone
Ключевая ошибка: со стороны Facebook: вовремя не позаботились о самостоятельном приобретении доступа к домену, воспроизводящий обозначение товарного знака.
Со стороны ЗАО ЦФТ: если они надеялись получить компенсацию за этот домен, то это надежда почти бессмысленная, так как все чаще в последнее время крупные компании пытаются получать доступ к доменам через судебные органы, а не через выкуп за большую сумму денег.
